« Malle » n’est plus pour tout le monde

Petite explication pour comprendre l’article suivant:

« Malle » – c’est le petit nom que les Allemands et Germaniques ont donné à « leur » l’île de Majorque.

Le long des six kilomètres de la « Playa de Palma », entre Cas Pastilla et El Arenal, s’alignent les « balenarios n° 1 -15, le mot « balneario » espagnol, trop compliqué à prononcer, est devenu un « Ballermann » pour les touristes germaniques (il faut savoir que ce mot désigne dans le langage parler allemand une arme à feu).

 

« Malle » n’est plus pour tout le monde : tant que le DPMA (Office des brevets et marques en Allemagne) n’a pas accordé la radiation, « Malle » reste protégé en tant que marque européenne et le titulaire de cette marque peut légalement procéder dans les notification pour violation de ses droits.

En 2002, un entrepreneur allemand a déposé auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) à Alicante (Espagne) une demande d’enregistrement du petit nom allemand pour l’île Majorque « Malle » en tant que marque européenne (c’est-à-dire avec une protection territoriale uniforme dans tous les pays de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure unique de dépôt et d’examen), entre autres pour les loisirs, les activités sportives et culturelles, l’organisation de fêtes et de spectacles, l’exploitation d’une discothèque et la production de musique. En 2004, « Malle » a été enregistré comme marque européenne en son nom¹ Plus d’information sur N° 002631166 .

C’est maintenant dans tous les médias que le propriétaire de cette marque a récemment engagé des poursuites contre d’autres entreprises qui utilisent commercialement « Malle » sans avoir obtenu au préalable une licence de sa part, avec des avertissements et des demandes de remise et avec des déclarations de cessation et des obligations assorties de sanctions.

La question de la protection en tant que marque : Est-ce que « Malle » est protégé en tant que marque ?

La condition expresse de l’enregistrement d’une marque est son caractère distinctif, sa représentabilité graphique et l’absence d’obstacles à la protection.

Chaque fois qu’une demande d’enregistrement est déposée, l’Office des marques doit examiner d’office s’il existe des motifs absolus de refus. Les motifs absolus de refus sont réglés pour l’Allemagne dans le § 8 MarkenG et pour les marques de l’Union dans le § 7 Unionsmarken-VO ; le contenu de ces deux dispositions quasiment identique. Conformément au paragraphe 8 al. 2 n° 2 MarkenG²Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können ou Art. 7 paragraphe 1 c) de la Directive (UE) 2019/790³Von der Eintragung ausgeschlossen sind

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;, sont exclues de l’enregistrement les marques qui se composent exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce pour désigner la provenance géographique. On parle d’un besoin de garder la marque libre.

En Allemagne, le terme « Malle » est utilisé dans le langage courant et général ou dans les pratiques commerciales loyales et traditionnelles en tant que petit nom pour « Mallorca », et Mallorca/Majorque est clairement une indication géographique. Ainsi, « Mallorca » ne pourrait certainement pas être protégé – cependant « Malle », utilisé comme synonyme, ne le serait probablement pas.

Il faut savoir que lorsque le titulaire de la marque a voulu déposer la demande de marque verbale « Malle » auprès du DPMA en Allemagne en 2011, la demande a été rejetée par le DPMA⁴ DPMA Registerauskunft zur Markenanmeldung Aktenzeichen: 3020110355045 en raison de l’absence de caractère distinctif (paragraphe 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG⁵Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.) et d’indication descriptive (à garder libre) (paragraphe 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG⁶Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.).

En fait, « Malle » n’aurait pas non plus dû être enregistré par l’EUIPO comme marque européenne, vu qu’il y avait un motif absolu de refus dès le départ. Étant donné que « Malle » est une expression courante pour l’indication géographique d’origine « Mallorca » en Allemagne, il existe un motif de refus en vertu de Art. 7 paragraphe 1 c) de la Directive (UE) 2019/790 – car même si le motif de refus ne se réfère qu’à un seul État membre de l’UE, l’Office aurait dû rejeter la demande de marque  européenne. Contrairement à la marque IR, la marque européenne n’est pas un ensemble de marques nationales, mais un droit de propriété uniforme dans toute l’UE. En tant que droit de propriété uniforme, la protection des marques ne peut cependant exister ou ne pas exister de manière uniforme pour l’UE.

Comment l’enregistrement de « Malle » en tant que marque de l’Union a-t-il pu se faire ?

La demande de marque de l’Union peut être déposée dans n’importe laquelle des langues de l’UE, mais elle doit en tout état de cause être accompagnée d’une traduction dans l’une des cinq langues officielles de l’Office (allemand, anglais, espagnol, français, italien).

Comme les documents de demande pour « Malle » ont été déposés dans la deuxième langue anglaise, l’utilisation générale de « Malle » pour Majorque en langue allemande n’a pas été remarquée par les greffiers de l’Office des brevets, car la désignation « Malle » pour « Majorque » est limitée à la zone germanophone de l’UE et aux autres pays et en langue anglaise « Malle » n’a pas été reconnue comme une désignation allemande pour Majorque.

Est-ce un abus ou c’était malin ?

Si vous ne pouvez pas obtenir une demande de marque nationale en raison d’une désignation descriptive sans problème : il vous suffit de demander la marque en tant que marque de l’Union auprès de l’EUIPO, en utilisant les documents de demande dans une autre langue de procédure et en espérant que la désignation descriptive ne sera pas reconnue.

Une « désignation de langue étrangère » peut en effet conduire à l’enregistrement de la marque. C’est ce que montre par exemple le cas de  » Rent a car  » en France : en 1998, la société  » Rent a car  » a déposé un dépôt de marque  » Rent a car  » pour des services de location de voitures auprès de l’INPI, l’Office national des marques et brevets. Au moment du dépôt de la demande,  » Rent a car  » pour la location de voitures avait un caractère distinctif pour les autorités françaises dans le monde francophone ; le public concerné n’était pas nécessairement capable de comprendre la signification de  » Rent a car « , de sorte que  » Rent a car  » a été enregistrée comme marque FR à l’INPI à Paris. Cependant, 17 ans plus tard, en 2015, la marque a été radiée car  » Rent a car  » n’est que la traduction anglaise de  » louer une voiture  » et parce que ces termes étaient facilement compréhensibles par le public et donc non susceptibles de protection selon l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) (voir TGI Paris, arrêt du 22.11.2013, RG n°13/08844).

Une procédure similaire a été suivie pour la demande de « Finanztipp » pour les services financiers. La marque « Finanztipp » pour les services financiers avait été refusée au DPMA en Allemagne en tant que marque nationale DE pour manque de caractère distinctif parce qu’elle était exclusivement descriptive.

La marque de l’Union peut être renouvelée à plusieurs reprises pendant 10 ans

Si la marque de l’Union enregistrée ne peut pas être protégée dans un seul État de l’UE en raison d’un obstacle à la protection, la marque de l’Union – qui, comme on le voit, ne peut exister que de manière uniforme pour l’UE ou ne peut pas exister de manière uniforme pour l’UE – est annulée pour l’ensemble de l’UE.

Une marque de l’Union refusée ou annulée peut être transformée en une demande de marque nationale dans tous les États membres de l’UE où il n’y a pas d’obstacle à l’enregistrement. Toutefois, la question est de savoir si cela est dans l’intérêt de la personne concernée si elle voulait seulement contourner la demande de marque nationale refusée en déposant la demande de marque communautaire.

En cas d’obstacles à la protection nationale, le fait de déposer la demande de marque avec des documents de demande dans une autre langue, de l’enregistrer en tant que marque de l’Union et de poursuivre ensuite sur la base des atteintes à la marque enregistrée n’est donc couronné de succès que si la personne avertie se laisse intimider, signe et paie !

Souvent, cependant, les personnes qui ont été averties se défendent contre l’avertissement et engagent une procédure de radiation contre la marque enregistrée – et la marque est annulée.

L’affaire « Ballermann » montre que ce n’est pas toujours le cas : En 1998, « Ballermann » a été enregistré comme marque pour, entre autres, « performance musicale ; divertissement public »⁷ DPMA Informations du registre sur le numéro d’enregistrement : 39748147 , en 2008, « Ballermann » a également été enregistré comme marque pour, entre autres, « performance musicale ; divertissement public »⁸. DPMA Informations du registre sur le numéro d’enregistrement : 39748147 , en 2008, « Ballermann » a également été enregistré comme marque pour, entre autres « Organisation et réalisation d’événements publicitaires ; promotion des ventes [pour des tiers] ; présentation de produits et de services ; Werbung¸ réalisation d’événements en direct ; organisation et réalisation d’événements culturels et sportifs ; organisation de concours [éducation et divertissement]¸ organisation de fêtes [divertissement] ; exploitation d’une discothèque ; services liés aux loisirs » a été enregistré pour le propriétaire « Ballermann »⁹ DPMA Informations sur le registre sous le numéro d’enregistrement : 30757409 .

L’année dernière, le tribunal régional supérieur de Munich a dû s’occuper de la question de savoir si le terme « Ballermann » pour la « zone de la Playa de Palma de Majorque, qui est associée à la consommation de seaux, aux coups et aux fêtes » était devenu un terme si courant dans la langue allemande qu’il s’agissait d’une description ; en fin de compte le OLG de Munich a accordé la protection de la marque à « Ballermann » ¹⁰ OLG de Munich, jugement du 27 septembre 2018, 6 U 1304/18 .

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