„Malle“ ist jetzt nicht mehr für alle: Solange das Markenamt keine Löschung bewilligt hat, bleibt „Malle“ als Unionsmarke geschützt, und alle Abmahnungen, die der Inhaber dieser Marke ausspricht, bleiben rechtmäßig.

Ein Unternehmer aus Deutschland hat im Jahr 2002 beim hierfür zuständigen Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)1Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (bis 23. März 2016: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), kurz EUIPO) mit Sitz in Alicante (Spanien) ist eine Agentur der Europäischen Union, die für die Eintragung der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster zuständig ist. Das EUIPO ist nicht zuständig für andere Schutzrechte, z. B. Patente. Weitere Infos bei Wikipedia in Alicante, Spanien, die umgangssprachliche Bezeichnung „Malle“ als Unionsmarke (d.h. mit territorialem einheitlichen Schutz in allen Ländern der Europäischen Union in einem einzigen Anmelde- und Prüfungsverfahren)  beantragt, u.a. für Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Party-Organisation, Party-Durchführung; Betrieb einer Diskothek; Produktion von Musik. 2004 wurde „Malle“ als Unionsmarke für eingetragen2 Weitere Informationen zur Registrierungs-Nr. 002631166 .

Es ging jetzt durch alle Medien, dass seit kurzem nun dieser Inhaber aus dieser Marke mit Abmahnungen und Aufforderungen zur Abgabe und strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen gegen andere Unternehmen vor, die „Malle“ wirtschaftlich verwenden, ohne zuvor von ihm eine Lizenz erworben haben.

Die Frage der Markenschutzfähigkeit: Ist „Malle“ denn als Marke überhaupt schutzfähig?

Ausdrückliche Voraussetzung für die Eintragung einer Marke ist deren Unterscheidungskraft, ihre grafische Darstellbarkeit sowie das Fehlen von Schutzhindernissen.

Bei jedem Antrag auf Eintragung hat das Markenamt von Amts wegen zu prüfen, ob absolute Schutzhindernisse bestehen. Die absoluten Schutzhindernisse sind für Deutschland in § 8 MarkenG geregelt und für Unionsmarken in Art. 7 Unionsmarken-VO ; inhaltlich sind diese beiden Vorschriften weitgehend deckungsgleich. Nach  § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG3Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können bzw. Art. 7 Abs. 1 c) Unionsmarken-VO4Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen;

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können; sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft dienen können. Man spricht von einem Freihaltebedürfnis.

Im deutschsprachigen Raum steht „Malle“ im normalen und allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen verkehrsgepflogenheiten stellvertretend zur Bezeichnung von „Mallorca“, und Mallorca wiederrum ist eindeutig eine geografische Angabe. „Mallorca“ könnte man sich also definitiv nicht schützen lassen – das Wort „Malle“, das synonym verwendet wird, dann aber wohl auch nicht.

Zu bemerken ist, dass als der Markeninhaber im Jahr 2011 „Malle“ als Wortmarke beim DPMA in Deutschland anmelden wollte, die Anmeldung durch das DPMA wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG5Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.) und beschreibender (freihaltungsbedürftiger) Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG6Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.) zurückgewiesen worden ist7 DPMA Registerauskunft zur Markenanmeldung Aktenzeichen: 3020110355045 .

Eigentlich hätte „Malle“ auch durch das EUIPO nicht als Unionsmarke eingetragen werden dürfen, weil von Anfang an ein absolutes Eintragungshindernis bestanden hat. Da „Malle“ im deutschen Sprachraum eine übliche Formulierung einer geografischen Herkunftsangabe „Mallorca“ ist, liegt Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 c) GMV vor – denn auch wenn sich das Eintragungshindernis nur auf einen Mitgliedsstaat der EU bezieht, müsste das Amt die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke zurückweisen. Es handelt sich nämlich bei der Unionsmarke (anders als bei IR-Marke) nicht um ein Bündel nationaler Marken, sondern um ein einheitliches Schutzrecht in der gesamten EU. Als einheitliches Schutzrecht kann der Markenschutz dann aber auch nur einheitlich für die EU bestehen oder nicht bestehen.

Wie konnte die Eintragung „Malle“ als Unionsmarke passieren?

Die Anmeldung einer Unionsmarke kann man in jeder der EU-Sprachen einreichen, sie muss aber jedenfalls in der Übersetzung in einer der 5 Amtssprachen des Amtes (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) eingereicht werden.

Da die Anmeldungsunterlagen für „Malle“ in der Zweitsprache Englisch eingereicht worden sind, ist die allgemeinsprachliche Verwendung von „Malle“ für Mallorca in der deutschen Sprache bei den Sachbearbeitern beim Patentamt nicht aufgefallen, weil die Bezeichnung „Malle“ für „Mallorca“ auf den deutschsprachigen Sprachraum der EU beschränkt ist und die anderen Länder und in der englischen Sprache „Malle“ nicht als eine deutsche Bezeichnung für Mallorca erkannt wurde.

Missbrauch oder clever eingefädelt?

Wenn man wegen einer glatt beschreibenden Bezeichnung die nationale Markenanmeldung nicht erreichen kann: einfach die Marke als Unionsmarke bei EUIPO anmelden, dabei die Anmeldeunterlagen in einer anderen Verfahrenssprache benutzen und hoffen, dass die beschreibende Bezeichnung nicht erkannt wird.

Eine „fremdsprachliche Bezeichnung“ kann tatsächlich zur erfolgreichen Eintragung der Marke führen. Das zeigt z.B. der Fall „Rent a car“ in Frankreich: Im Jahre 1998 hat das Unternehmen „Rent a car“ die Marke « Rent a car » für Autovermietungen beim französischen Marken- und Patentamt INPI angemeldet. Bei der Einreichung der Anmeldung besaß « Rent a car » für Autovermietung für die französischen Behörden im französischsprachigen Sprachraum Unterscheidungskraft; die betroffenen Verkehrskreise waren nicht unbedingt in der Lage, die Bedeutung von „Rent a car“ zu verstehen, so dass „Rent a car“ als FR-Marke beim INPI in Paris eingetragen wurde. 17 Jahre später, in 2015 wurde die Marke aber gelöscht, weil „Rent a car“ nur die englische Übersetzung vom französischen „louer une voiture“ ist und dass diese Begriffe für die Öffentlichkeit leicht verständlich waren und damit entsprechend L. 711-2 des Code de la propriété intellectuelle (CPI)8Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :

(…)

3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service nicht schutzfähig  (vgl. TGI Paris, Urteil vom 22.11.2013, RG n°13/08844).

Ähnlich ist auch für die Anmeldung von „Finanztipp“ für Finanzdienstleistungen vorgegangen worden. „Finanztipp“ für Finanzdienstleistungen war beim DPMA in Deutschland als nationale DE-Marke mangels Unterscheidungskraft, weil ausschließlich beschreibend, zurückgewiesen worden, kurzerhand erfolgte die Anmeldung von „Finanztipp“ für Finanzdienstleistungen unter Verwendung einer anderen Verfahrenssprache in Alicante als Unionsmarke.

Unionsmarke kann man immer wieder um 10 Jahre verlängern

Ist die eingetragene Unionsmarke wegen eines bestehenden Schutzhindernisses auch nur in einem EU-Staat nicht schutzfähig, wird die Unionsmarke – die, wie gesehen, nur einheitlich für die EU bestehen oder einheitlich für die EU nicht bestehen kann – für die gesamte EU gelöscht.

Eine verweigerte oder zu löschende Unionsmarke kann zwar in allen Mitgliedsstaaten der EU, in welchen es kein Eintragungshindernis gibt, in eine nationale Markenanmeldung umgewandelt werden. Die Frage ist aber, ob das im Interesse des Betroffenen liegt, wenn er die doch durch die EU-Markenanmeldung nur die national verweigerte Markenanmeldung umgehen wollte.

Bei nationalen Schutzhindernisse die Anmeldung der Marke mit anderssprachigen Anmeldeunterlagen zu beantragen, als Unionsmarke eintragen zu lassen und dann aus Verletzungen der eingetragenen Marke vorzugehen, geht also nur solange gut, wie die Abgemahnten sich einschüchtern lassen, unterschreiben und zahlen!

Oftmals wehren sich Abgemahnte aber gegen die Abmahnung und strengen ihrerseits ein Löschungsverfahren gegen die eingetragene Marke an – und die Marke wird gelöscht.

Dass dies jedoch nicht immer der Fall ist, zeigt der Fall „Ballermann“: Im Jahr 1998 war „Ballermann“  als Marke u.a. für „Musikdarbietung; Volksbelustigungen“ eingetragen worden9 DPMA Registerauskunft zur Registernummer: 39748147 ; in 2008 wurde für die Inhaberin „Ballermann“ auch als Marke für u.a. „Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung¸ Durchführung von Live-Veranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]¸ Party-Planung [Unterhaltung]; Betrieb einer Diskothek; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung“ eingetragen10 DPMA Registerauskunft zu Registernummer: 30757409 .

Das OLG München hatte sich letztes Jahr nun damit zu befassen, ob der Begriff „Ballermann“ für das „Gebiet an der Playa de Palma auf Mallorca, das mit Eimersaufen, Schlager und Party“ assoziiert wird, inzwischen so sehr in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingezogen sei, dass es sich um eine Beschreibung handele; letztlich sprach das OLG München in seiner Entscheidung aber „Ballermann“ doch Markenschutz zu 11 OLG München, Urteil vom 27.09.2018, 6 U 1304/18 .

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